“发现侵权了，发个侵权告知函吧！”这是不是企业知识产权法务的常规操作？没想到发了警告函后就被起诉了，一审还被判赔了对方的律师费？！

有些让人匪夷所思，里面的来龙去脉如何？

本期给大家分享一个由警告函引发的确认不侵权之诉（确认不侵权是指疑似侵权方主动起诉，以确认自己不侵害某个专利权的诉讼）。

案情简述：

南京研华智能科技有限公司（下文简称研华）和无锡东仪制造科技有限公司（下文简称东仪）都是生产混凝土抗渗仪（主要是测试混凝土能不能抗住渗水性能的机器，下文简称抗渗仪）的厂家。研华是有比较丰富的专利维权经验的公司，东仪是比研华成立早15年的公司。2019年，研华发现了东仪的经销商-深圳君洋卖了两台抗渗仪给珠海建工质监站，引发了该案。

1、研华向东仪的下游客户发了告知函，称其购买的产品疑似侵权，希望其重视。（这样的告知函其实已经让客户心理打鼓了）

2、东仪作为有20年历史的公司还是有经验的，马上委托律师向研华发律师函，大致意思是：你的告知函严重影响我客户了。我的产品不侵权，你要么撤回告知函，要么赶紧起诉我。

3、过了两个多月，研华还没撤函也没起诉东仪。东仪就在苏州中院发起了不侵权之诉，确认设备不侵权，且要研华承担起诉的律师费（划重点）。

4、过了大概一年（期间拉扯过管辖权），2021年，苏州中院判决东仪不侵权，而且还让研华支付东仪本案的律师费1万元。研华不干了，上诉到了最高院。

5、再经过将近一年，2022年，最高院立上案了，开始书面审理。

6、再经过将近一年，2023年，最高院出了终审决定，东仪不侵权、研华也不需要赔律师费了。

具体的案情梳理如下：

本案二审的争议焦点为：研华公司是否应当赔偿东仪公司为本案支付的律师代理费。

原审法院认为：

确认不侵权诉讼系因权利人发出侵权警告而引发，在其侵权指控不成立的情况下，被警告方因提起确认不侵权诉讼而支付的调查取证、聘请律师等诉讼开支属于因权利人侵权警告不当而额外产生的费用，对该笔费用的发生，权利人在发出侵权警告时应当有所预见并负一定的审慎义务。

最高院认为：

在确认不侵害专利权诉讼中，不宜支持被警告人或者利害关系人要求权利人赔偿律师代理费等合理开支的诉讼请求，主要理由如下：

首先，从现行法律和司法解释的规定来看，并无在确认不侵害专利权纠纷中支持原告律师代理费等合理开支的特别规定。

其次，从确认不侵害专利权诉讼涉及的具体争议来看，亦不存在律师代理费转付的基础。

总体看来，该案前后历时三年有余，双方耗时耗力，最后却落下个双输的局面：

研华不仅付出了诉讼维权经济成本、时间成本和内部人力组织成本等等，还要冒着在行业内撕破脸的风险，一不小心弄巧成拙，到头到也并未赚到半点便宜。

对于东仪来讲损失要更大些，不仅要承担10余万的诉讼律师费，还要因诉讼损失不少潜在订单，同时企业三年多的诉讼过程中对企业内部经营和战略的决策也受到较大牵制。

对于企业知识产权工作来说，也许能从此小小的案例中误出些许启示：

1、侵权告知函发是不发？能不能发？如何去发？企业在实际经营过程中还是需要慎之又慎，权衡好各种利弊再作定夺乃为上策，在未作好充足准备前纯粹基于商业目的的发警告函可能面临诸多不利，比如被反诉或败诉等风险。

2、不侵权之诉与不正当竞争之诉可以同时开展，达到制止滥诉的目的。2021年的时候，东仪提出的不正当竞争之诉，如果不撤诉的话说不定可以更快有结果。

3、诉讼逐渐成为商业竞争的手段，在生产经营过程中需要提高警惕，需要提前做好应对风险的预案。

（本文素材来自于“（2022）最高法知民终1009号”判决书）

案例分析：无妄        案例编辑：昭君

案例较对：易得君     案例排版：淑芬